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지식재산권/특허, 발명

BM특허, 전략적인 특허 명세서 작성이 중요합니다.

 

BM특허는 일반적인 특허보다 등록되기 어렵습니다. 

 

사실 BM특허가 일반 특허보다 등록률이 낮은건 널리 알려진 사실이고 정확하게 왜? 등록률이 낮은지, 또한 등록률을 높이기 위해선 무엇이 필요한지가 궁금하실거라 생각됩니다.

 

등록률이 낮은 이유는 심사가 까다롭고, 등록되기 위해서는 신규성, 진보성 등등이 필요하고, 선행기술조사가 중요하고….. 등 이런 뻔한 이야기가 아닌 BM특허를 등록받기 위해서 필요한 전략적인 이야기를 할까 합니다.

 

특허,상표,디자인권 획득에 있어서 대리인인 변리사가 중요하듯이 BM특허 역시 변리사 선정이 매우 중요합니다.

 

BM특허는 유무선 인터넷 등의 네트워킹 기술과, 컴퓨터프로그램 및 데이터베이스, 유무선 통신수단이 구비된 컴퓨터 및 모바일 휴대단말기 등 해당 분야의 기술적 이해도가 높은 변리사가 대리해야 합니다.

 

(그래서 BM특허를 의뢰하기 전 담당 변리사의 전공분야와 관련 기술 이해도를 체크해두시는 것이 바람직합니다.)

 

이런 기술적 배경이 있는 변리사가 명세서를 어떻게 작성하는가에 따라서 BM특허 등록률이 달라지고, 더 중요한 것은 고객이 원하는 권리범위에서 특허를 등록받아야 합니다.

 

BM특허출원에서 등록까지는 생각보다 많은 작업과 전략이 필요하지만, 오늘은 BM특허 등록률을 높이기 위한 특허 명세서 작성에 포커스를 맞춰 이야기하겠습니다.

 

BM특허가 만들어지는 과정은 아래 링크를 첨부하니 참고 바랍니다.

 

https://firstmark.tistory.com/15?category=371611

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


​전략적인 BM특허 명세서 작성

 

 

 

1. 선행기술 제시 전략

 

BM 특허뿐만 아니라 모든 특허출원을 위해서는 특허명세서에 발명의 ‘기술적 배경’을 제시합니다.

 

이 부분은 특허출원 대상의 발명을 하게 된 동기 또는 이유와 그 이유에 합당한 선행기술을 제시하는 부분입니다.

 

선행기술의 제시는 매우 전략적이어야 합니다.

 

조사된 선행기술과 출원 발명을 대비 분석해본 결과, 본 발명에 가장 근접한 선행기술과 대비해 보아도 충분한 차이점이 있다고 판단되는 경우, 이 경우는 주로 제품 또는 기술 특허출원 시에 적용됩니다.

 

이러한 경우는 출원 대상 발명과 가장 근접한 선행기술을 종래기술로 특허명세서에 제시해 주는 것이 유리합니다.

 

특허청 심사관이 제시된 선행기술보다 더 근접된 선행기술을 심사에 활용할 수 없을 경우 특허결정을 해줄 수 있는 확률이 높기 때문입니다.

 

그러나, BM특허출원의 경우는 환경이 다릅니다.

 

BM특허는 발명의 특성상 특징적인 기술 개발을 통한 발명이 아니고, 모두 존재하는 하드웨어, 하드웨어에 탑재될 소프트웨어 및 네트워크를 이용하여 완성되는 것이기 때문에, 심사관이 선행기술에 의해 통상의 기술자가 용이하게 발명할 수 있다는 판단을 하기 용이합니다.

 

그러므로 BM특허출원의 특허 등록률이 매우 저조한 것입니다.

 

이와 같은 이유로 BM특허출원의 경우 조사된 선행기술 중 가장 근접한 것을 제외하고 가능하면 확실한 차이점, 즉, BM 특허출원을 하는 발명을 하게 된 이유에 부합되는 선행기술을 제시하는 것이 BM특허출원의 등록률을 높일 수 있는 전략입니다.

 

 

 

 

2. 발명의 설명에 기재할 사항에 관한 전략

 

발명의 설명에는 발명의 실시예를 기재해야 합니다. 개략적인 아이디어만을 추상적으로 기재하는 것이 아닙니다.

 

그 아이디어를 구현한 구체적인 예(실시예)를 하나 또는 그 이상 제시해야 합니다. 제품 또는 기술 특허출원은 실시예를 다양하게 제시하기가 쉽지 않습니다.

 

그 이유는 다양한 실시예를 제시하기 위해서는 실제로 그 실시예들을 이론적이라도 구현해보아야 하기 때문입니다.

 

그러나 BM특허출원은 제품 또는 기술 특허출원과 환경이 다릅니다. BM발명의 아이디어를 구현하는데 많은 실시예의 생각을 쉽게 해낼 수 있기 때문입니다.

 

선행기술조사의 분석 결과에서도 BM발명의 아이디어를 구현할 수 있는 실시예를 가져올 수 있습니다. BM특허출원에 다양한 실시예를 제시하는 것이 BM특허등록의 확률을 높일 수 있는 또 하나의 전략입니다.

 

특허청 심사관은 다양한 실시예가 제시된 특허출원을 심사할 때, 활용할 선행기술을 사용하는 데 한계를 느끼기 때문입니다.

 

 

 

3. 특허청구범위(권리내용) 작성 전략

 

이것저것 모두 중요하지만, 역시 특허 출원인에게 가장 중요한 것은 특허청구범위입니다.

 

BM특허를 출원해서 등록이 되어 특허권을 획득하면, 권리자에게 주어지는 BM특허의 권리는 오로지 특허청구범위에 기재된 내용으로 한정되기 때문입니다.

 

BM특허출원을 위한 특허청구범위의 작성 시에는 출원인이 BM특허를 획득한 상태에서 제3자의 BM 특허침해로 인한 분쟁이 발생한다는 예측하에, 이를 염두에 두고 작성해야 합니다.

 

아울러, BM특허 등록을 받기 위해 심사관과의 공방(거절이유 대응 등)을 염두에 두고 심사관의 심사 판단에 유리한 결과를 가져올 수 있도록 작성해야 합니다.

 

BM특허는 심사관의 심사 결과 적어도 1번 이상의 거절 이유를 받습니다.

 

이때 위에서 언급한 전략대로 명세서를 작성하지 않으면 거절 이유를 극복하여 특허를 받아도 최초 생각했던 특허권(권리범위)을 획득하기 어렵습니다.

 

즉, 이도 저도 아닌 특허가 되는 것입니다.

 

관점은 2가지입니다. 추후 BM특허 분쟁 및 심사관과의 공방에서 유리하게 작성되어야 한다는 것.

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

BM특허를 추진하는 분들은, 사업화를 염두에 둔 경우, 아이디어가 많이 변경되고 왜곡된 상태의 발명으로 BM특허를 획득하는 것은 실익이 없습니다.

 

즉, 선행기술을 회피하여 설계했더라도 그 회피 설계된 BM특허를 기초로 제품화 및 사업화가 가능할 것으로 판단되는 경우에 BM특허출원 및 특허권을 획득하는 것이 답입니다.

 

회피설계한 BM특허와 제품화 및 사업화 아이템과 많은 왜곡이 발생된 상태에서의 BM특허출원은 특허를 위한 BM특허로서 별 의미가 없습니다.

 

고객님들은 이러한 점을 염두에 두고, 변리사와 BM특허출원을 상담할 때에, 출원 여부를 결정하면 비용, 시간 등 면에서 많은 도움이 될 것입니다.

 

 

 

 

 

퍼스트마크 업무 및 특허사무소 소개 : 

 

https://firstmark.tistory.com/6?category=372053