안녕하세요. 퍼스트마크입니다.
오늘은 BM특허출원 상담부터 등록까지 실제 사례를 바탕으로 진행과정을 설명하겠습니다.
변리사로서, BM특허 획득을 희망하는 발명자들에게는 매우 조심스러울 수 밖에 없습니다.
왜냐하면, BM특허를 획득하려는 발명자의 대부분은 사업화를 염두에 두고 있기 때문입니다.
단적으로 얘기하면 그저 특허 등록증이 필요한 BM특허 획득은 어렵지 않습니다.
그러나 그 사업화에 도움이 되는 BM특허와 그 특허 기반으로 사업화를 진행하고, 그 사업화가 성공으로 가기까지는 실로 험난합니다.
그럼에도 불구하고, 청년창업의 길 대부분은 BM특허의 아이디어를 기반으로 이루어지고 있는 점을 간과할 수 없습니다.
BM아이디어를 특허출원하고 등록 받고자 하는 분들은 참고하시면 많은 도움이 될 수 있습니다.
BM특허뿐만 아니라 기술 특허도 상담부터 등록까지 과정이 일치하니 참고하셔도 됩니다.
1. BM특허 상담
기술 관련 특허와 마찬가지로 BM특허 상담 역시 전화, 이메일 또는 방문 상담으로 이루어집니다.
이번에 소개해드릴 BM특허등록 사례도 최초 전화상담 후 의뢰인께서 사무소를 방문하여 구체적인 상담이 이루어졌습니다.
방문 상담의 경우, 아이디어를 설명하는 서류(보통의 경우 PPT 또는 A4용지 1~2매 분량)와 함께 방문하는 경우가 많지만, 때로는 대화로만 아이디어를 설명하는 경우도 많습니다.
어떤 방식으로 설명을 하시든 설명 후 “이게 특허가 될까요?”라는 질문을 가장 많이 합니다.
그러면 “BM 특허 요건은 충분하지만 특허 가능성 여부는 선행기술조사를 하여 판단해야 답을 드릴 수 있습니다”라고 대답합니다.
BM특허 의뢰인의 아이디어:
공급과잉과 수요 위축이 지속되는 저성장시대, 소비자 확보 경쟁은 날이 갈수록 치열해 짐.
그래서 과도한 마케팅 비용지출이 불가피하고, 수익 내기가 점점 더 어려워지는게 온라인 쇼핑몰의 문제점 임.
이러한 문제점을 개선하기 위해 온라인 직거래 중개 쇼핑몰 운영을 통한 유통단계 최단화로 상품 가격을 최저화하는 한편,
소비자들의 활발한 SNS 입소문을 마케팅 전략으로 활용하고 이로 인해 절감되는 마케팅 비용을 소비자에게 환급해주고자 함.
그러면 대규모 단골 소비자를 확보할 수 있고, 구축된 소비자 기반 위에 별도의 안정된 수익모델을 운용할 수 있음.
2. 선행기술조사
의뢰인의 아이디어를 기초로 선행기술조사를 합니다. 조사를 하면 다양한 유사 기술 발명이 발견됩니다.
그 중에서 의뢰인의 아이디어와 가장 근접한 선행기술들을 필터링합니다. 그리고 해당 선행기술들을 분석합니다.
3. BM발명의 구체화
선행기술 분석결과, 선행기술들이 의뢰인의 아이디어의 기반이 될 수 있으므로, 일정부분 회피발명과 선행기술들을 염두에 둔 BM발명의 구체화가 필요합니다.
BM발명의 구체화는 플로우차트를 구현하면서 성사시킵니다.
여기에서 주의할 점이 있습니다. 단순히 특허등록을 받기 위한 회피발명과 BM발명의 구체화는 의뢰인에게 전혀 도움이 될 수 없습니다.
조사된 선행기술을 회피하여 발명을 구체화시키는 것은 어렵지 않습니다.
그러나 의뢰인의 사업 컨셉과 일치하거나, 최소 사업 진행에 있어서 구체화된 BM발명을 이용하여 사업을 진행 할 수 있는가가 중요합니다.
본 케이스는 의뢰인의 아이디어 범위를 벗어나지 않았고, 의뢰인으로부터 제시된 구체화된 BM발명에 관한 동의 및 사업화 의지를 확인하고 진행하였습니다.
4. BM특허 출원
기술특허들도 만찬가지지만, 특히 BM특허출원에서 특허명세서 및 특허청구범위 작성 전략은 신중하게 짜야 합니다.
BM특허출원을 위한 특허명세서 및 특허청구범위 작성 전략은 크게 아래와 같이 요약할 수 있습니다.
1) 선행기술 제시 전략
2) 발명의 설명에 기재할 사항에 관한 전략
3) 특허청구범위(권리범위) 작성 전략
5. 심사관의 의견제출통시서(거절이유) 및 대응
특허청에 특허출원을 하면 적어도 1번 이상의 의견제출통지서를 받습니다.
이때 심사관의 거절이유를 심층 분석 검토하고 대응을 합니다.
1) 거절이유 대응 특허청구범위의 보정
인용발명들에 의해 BM특허출원 발명이 신규성 또는 진보성이 결여되었다는 심사관의 거절이유를 통지 받으면, 심사관의 거절이유가 부당하고 판단하여 특허청구범위를 보정하지 않고, 심사관의 거절이유를 반박하는 의견서만 제출하는 것은 바람직하지 않습니다.
일단, 심사관의 거절이유를 받으면, 최초 제시된 특허청구범위의 내용을 심층 분석하여 정정할 기회로 삼아야 합니다.
최초 제시된 특허청구범위에 오류가 있었을 수 있고, 심사관의 거절이유를 회피하여 보정하는 것은 추후 BM특허 획득했을 때, 분쟁에서도 유리한 결과를 가져올 수 있기 때문입니다.
그렇다고 의뢰인의 사업화 골격을 무너뜨리고, 권리의 약화를 일으키는 불필요한 구성요건을 추가시키는 것은 그냥 특허를 받기 위한 보정 밖에 될 수 없기 때문에 의뢰인이 사업을 하는데 도움이 되지 않습니다.
이런 특허는 등록되었다는 잠깐의 기쁨만 있을 뿐, 향후 권리 행사의 문제가 생깁니다.
특허분쟁 관련하여 저희 사무소에 찾아오시는 분들 중 이런 특허를 보유하고 계시는 분들이 생각보다 많습니다.
이런 분들의 특징은 자신의 특허 권리는 ‘A’다라고 말씀하시는데 확인해보면 ‘A’가 아닌 경우가 많아 안타깝습니다.
이런 이슈에 관련된 글은 향후 쓰겠습니다.
2) 거절이유 대응 의견서 작성
BM특허출원이 발명의 신규성 또는 진보성의 결여를 이유로 거절이유가 통지되었을 경우, 위에서 상술한 바와 같은 특허청구범위의 보정을 기초로 하여 심사관이 제시한 인용발명들과 보정된 특허청구범위에 기재된 발명에 대해 발명의 목적, 구성 및 효과를 대비 설명하여 그 차이점을 명확하게 설명해야 합니다.
그로 인해 심사관의 거절이유가 해소되었다는 취지의 의견서를 반드시 제출하여야 합니다.
보정된 발명의 구성과 인용발명의 구성을 대비할 경우, 특히, 인용발명의 구성을 기재할 때 심사관이 거절이유에 제시한 구성에 한정되어 기재하는 것은 좋은 의견서가 될 수 없습니다.
최대한 보정된 발명의 구성과 인용발명의 구성들 중 대비되는 구성을 찾아서 대비 설명하는 것이 바람직합니다.
6. 특허 등록
심사관의 거절이유에의 효과적인 대응을 통하여 해당 BM특허출원은 의뢰인 및 대리인이 원하는 상태의 BM특허를 획득했습니다.
저희 특허사무소는 20년이상 많은 스타트업들과 함께 성장하고 실패를 경험하며 쌓은 노하우들이 있습니다.
이러한 노하우들을 바탕으로 어떤 상황에도 대응할 수 있는 솔루션이 마련되어 있고, 지식재산권 획득 및 보호를 위해 최선을 다하고 있습니다.
저 이종일 변리사는 그 동안 3,722건(2019년까지 기준)의 특허출원 경험과 국내 및 해외 대기업, 중소기업, 대학교 및 연구기관의 수준 높은 전기,전자,반도체, 정보 통신, 시스템 및 BM특허분야의 특허출원을 수행함에 있어서 자신 있는 기술분야만을 고집스럽게 수행하고 있습니다. 그 결과 탁월한 특허 등록율을 유지하면서 수행해 오고 있습니다.
필요한 사항이 있으시면 언제든지 저희 홈페이지 또는 다양한 연락 방법을 통해 연락바랍니다.
감사합니다.
전화상담: 02-554-3027
메일상담: daeilpat@gmail.com
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